La sentenza pronunciata nel giugno 2018 dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea offre lo spunto per affrontare, seppur brevemente, l’interessante ed attuale tematica della proprietà intellettuale, con particolare riguardo al marchio e alle sue funzioni. Con il termine proprietà intellettuale si intendono genericamente i beni immateriali frutto di attività creativa/inventiva (i c.d. intangibles) e l’insieme degli strumenti giuridici ed amministrativi volti a tutelarli. Nella realtà attuale tali beni intangibili costituiscono un patrimonio finanziario dell’impresa nonché un fattore strategico: ne aumentano il valore ed aumentano il valore stesso dei beni e dei servizi che l’impresa produce e distribuisce. Il marchio [1], in particolare, che ha assunto rilievo preminente rispetto agli altri segni distintivi (quali: la ditta, l’insegna, il domain name, le indicazioni geografiche, le denominazioni di origine), rappresenta soprattutto nella società odierna uno strumento essenziale di comunicazione tra società e consumatori svolgendo numerose funzioni: indicatore di origine/provenienza del prodotto o del servizio, garanzia di qualità, funzione pubblicitaria ed evocativa legata alla capacità del marchio di attirare il consumatore e di orientarlo nelle sue scelte di mercato.
Esistono vari tipi di marchio: generali, speciali, di prodotto, di servizio, di fabbrica, di commercio, descrittivo, figurativo, di forma, di posizione, di colore (unico o a più colori combinati), sonoro, di movimento, multimediale ed olografico. Esistono vari tipi di marchio: generali, speciali, di prodotto, di servizio, di fabbrica, di commercio, descrittivo, figurativo, di forma, di posizione, di colore (unico o a più colori combinati), sonoro, di movimento, multimediale ed olografico.
I diritti relativi al marchio si esplicano entro l’ambito merceologico rispetto al quale il medesimo viene effettivamente usato e nei limiti territoriali (nazionale, europeo, internazionale) in cui è stato registrato o viene utilizzato. Il marchio costituisce, dunque, un asset da tutelare con la registrazione ed una risorsa preziosa da valorizzare. Un marchio registrato (requisiti di validità per la registrazione: novità, capacità distintiva, liceità) attribuisce, infatti, diritti esclusivi che consentono al suo titolare di impedire l’uso non autorizzato da parte di altri soggetti dello stesso marchio o di un marchio simile. Il valore commerciale di un marchio scelto e studiato con cura è incontestabile: esso costituisce un capitale e, in quanto tale, può essere oggetto di operazioni di sfruttamento commerciale tramite la cessione, la concessione di licenze, contratti d’esclusiva, mediante il merchandising e la sponsorizzazione. Il marchio rappresenta per le imprese un elemento positivo di valutazione ai fini del calcolo del rating bancario (valutazione sulle capacità di un’impresa di adempimento delle obbligazioni assunte) favorendo l’accesso al credito. Anche il Ministero dello Sviluppo Economico si dimostra sensibile all’argomento promuovendo una serie di misure poste a sostegno della capacità innovativa e competitiva delle PMI, finalizzate all’estensione del marchio nazionale a livello comunitario ed internazionale. Anche il Ministero dello Sviluppo Economico si dimostra sensibile all’argomento promuovendo una serie di misure poste a sostegno della capacità innovativa e competitiva delle PMI, finalizzate all’estensione del marchio nazionale a livello comunitario ed internazionale. La vicenda giudiziale in esame, risalente al 2012, ha visto coinvolti lo stilista francese Christian Louboutin [2] e la società olandese Van Haren Schoenen BV che gestisce negozi di vendita al dettaglio di scarpe nei Paesi Bassi.
Nel maggio 2013 lo stilista, titolare del noto marchio, instaurava innanzi al Tribunale dell’Aja nei confronti della società olandese una causa per contraffazione in asserita violazione del marchio Louboutin per aver la Van Haren provveduto alla vendita di scarpe da donna con tacco alto e suola rossa. Nel luglio 2013 il Tribunale adito pronunciava sentenza contumaciale con parziale accoglimento delle domande sollevate da Louboutin. La Corte distrettuale dell’Aja, pronunciandosi sul caso, ordinava alla società olandese di cessare la vendita delle scarpe con la suola rossa, ritenendo che tale caratteristica, propria del marchio Louboutin, non rivestisse funzioni solo ornamentali. La sentenza veniva impugnata dalla società Van Haren Schoenen BV. A tutela della propria posizione difensiva la società olandese tentava di sostenere e far valere la “nullità” del marchio Louboutin, considerato che la Direttiva UE sui marchi elenca puntualmente diversi motivi di nullità o impedimenti alla registrazione e, nel caso in esame, la forma che assegna valore sostanziale al prodotto. Il Giudice dell’impugnazione decideva così di sospendere il procedimento e di demandare la decisione alla Corte di Giustizia UE sottoponendo la seguente questione pregiudiziale: «Se la nozione di “forma”, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera e), iii), della direttiva [2008/95] … sia limitata alle caratteristiche tridimensionali del prodotto come contorni, dimensioni e volume (che possono essere espressi in tre dimensioni), oppure se tale disposizione riguardi anche altre caratteristiche (non tridimensionali) del prodotto, come il colore». Con la sentenza del 12 giugno 2018 la Corte di Giustizia dell’Unione Europea dichiara che “L’articolo 3, paragrafo 1, lettera e), iii), della direttiva 2008/95/CE .., va interpretato nel senso che un segno consistente in un colore applicato sulla suola di una scarpa con tacco alto, come quello oggetto del procedimento principale, non è costituito esclusivamente dalla «forma», ai sensi di tale disposizione”. Nel contesto del diritto dei marchi, la nozione di “forma” va intesa generalmente, come sottolineato dalla Commissione europea, come un insieme di linee o di contorni che delimita il prodotto in questione nello spazio.
Né dalla direttiva 2008/95, né dalla giurisprudenza della Corte, né dal senso usuale di questo termine risulta che un colore in sé, senza delimitazione nello spazio, possa costituire una forma.
Il caso in esame ha fatto sorgere, tuttavia, la seguente questione: il fatto che un colore determinato sia applicato su una parte specifica del prodotto determina che il segno in questione sia costituito da una forma (ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera e), iii), della direttiva 2008/95)?
Secondo le argomentazioni della Corte Europea, se è pur vero che la forma del prodotto o di una parte del prodotto svolge un ruolo nella delimitazione del colore nello spazio, non si può ritenere, tuttavia, che un segno sia costituito da tale forma qualora non sia la forma quel che la registrazione del marchio è intesa a tutelare ma solo l’applicazione di un colore su una parte specifica del prodotto stesso.
Il marchio sottoposto all’attenzione della Corte non verte su una forma specifica di suola di scarpa con tacco alto: la descrizione di detto marchio indica espressamente che il contorno della scarpa non fa parte del marchio stesso ma serve unicamente a mettere in evidenza la posizione del colore rosso cui si riferisce la registrazione. Il marchio sottoposto all’attenzione della Corte non verte su una forma specifica di suola di scarpa con tacco alto: la descrizione di detto marchio indica espressamente che il contorno della scarpa non fa parte del marchio stesso ma serve unicamente a mettere in evidenza la posizione del colore rosso cui si riferisce la registrazione. “In ogni caso – sostiene la Corte – non può ritenersi che un segno come quello oggetto del procedimento principale sia costituito esclusivamente dalla forma, ove, come nella specie, l’oggetto principale di questo segno sia un colore precisato mediante un codice di identificazione riconosciuto a livello internazionale”. Il marchio Louboutin, secondo la Corte Europea, merita pertanto integrale tutela non potendo conseguentemente essere dichiarato nullo: il marchio in esame, identificato nel caratteristico colore rosso utilizzato per le note suole delle scarpe col tacco alto, non può infatti dirsi costituito esclusivamente dalla “forma” così come definita al disposto di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera e), iii), della Direttiva 2008/95.
[1] Regolamento UE 2017/1001 (art. 4) – Regolamento di Esecuzione 2018/626 – art. 3 sulla Rappresentazione del marchio: “Il marchio è rappresentato in qualsiasi forma idonea che utilizzi una tecnologia generalmente disponibile, purché possa essere riprodotto nel registro in modo chiaro, preciso, autonomo, facilmente accessibile, intelligibile, durevole e obiettivo, onde consentire alle autorità competenti e al pubblico di determinare con chiarezza e precisione l’oggetto della protezione conferita al titolare”.
[2] Nel dicembre 2009 il Sig. Louboutin ha presentato presso l’Ufficio Benelux della Proprietà Intellettuale una domanda di registrazione di marchio Benelux, registrata a gennaio 2010 con il numero 0874489 per prodotti che ricadono nella Classe 25 (Accordo di Nizza sulla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi). Nella domanda di registrazione, il marchio in questione è stato così descritto: «Il marchio consiste nel colore rosso (Pantone 18-1663TP) applicato alla suola di una scarpa come rappresentata (il contorno della scarpa non fa parte del marchio ma ha lo scopo di evidenziare la posizione del marchio)». Nell’aprile 2013 la registrazione del marchio è stata oggetto di un adattamento consistente nel limitare l’ambito di tutela del marchio alle “Calzature con tacco alto (escluse quelle ortopediche)”.
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